El pasado 12 de julio el Tribunal de Justicia dictaminó Sentencia sobre el asunto C-324/09 (procedimiento entre L’Oréal , Lancôme, Garnier y Ebay y diferentes personas físicas).
En dicha sentencia se aclaran varios puntos que en su momento, 2009, fueron dudosos. El primero de ellos versa sobre la Directiva 89/104 y los Derechos conferidos por la marca, asociando este matiz con la Directiva 2000/31 sobre comercio electrónico referente a la responsabilidad de los prestadores de servicios intermediarios.
La primera de las cuestiones es la siguiente:
L’Oréal, titular de marcas comunitarias, distribuye su productos a través de una red cerrada de distribución en el marco de la cual los distribuidores autorizados tienen prohibido suministrar productos a otros distribuidores. Desde el portal eBay diferentes vendedores ofrecen productos de la marca L’Orèal. En su caso, eBay también presta asistencia a los vendedores para optimizar sus ofertas, crear sus tiendas en línea y promover e incrementar sus ventas. Igualmente, hace publicidad de algunos de los productos que se ofrecen a la venta en su mercado electrónico gracias a la presentación de anuncios a través de operadores de motores de búsqueda como Google.
L’Oréal hizo partícipe a eBay de su preocupación por la realización a gran escala de operaciones que lesionaban sus derechos de propiedad intelectual efectuadas a través de los sitios web europeos de eBay. Al no quedar satisfecha con la respuesta, L’Orèal inicia acciones judiciales para reclamar la responsabilidad por las ventas realizadas, tanto para los vendedores como para con eBay.
El caso planteado ante la High Court of Justice en 2009 queda suspendido y se plantean al Tribunal de Justicia una serie de cuestiones prejudiciales, resolviendo este que:
El titular de una marca sólo está facultado para prohibir que un tercero use un signo idéntico o similar a esa marca cuando dicho uso tenga lugar en el tráfico económico.
En consecuencia, cuando una persona física vende un producto de marca a través de un mercado electrónico sin que esta operación se enmarque en el contexto de una actividad mercantil, el titular de la marca no puede hacer valer el derecho exclusivo que le reconocen los artículos 5 de la Directiva 89/104 y 9 del Reglamento nº 40/94. Por el contrario, en el caso de que las ventas realizadas en tal mercado electrónico superen, por razón de su volumen, su frecuencia u otras características, el ámbito de una actividad privada, el vendedor actúa dentro del «tráfico económico» a efectos de los artículos mencionados.
En la hipótesis analizada en el marco de la presente cuestión, caracterizada por el hecho de que los productos no han sido nunca comercializados en el interior del EEE por el titular de la marca o con su consentimiento, no cabe aplicar la excepción prevista en los artículos 7 de la Directiva 89/104 y 13 del Reglamento nº 40/94. A este respecto, el Tribunal de Justicia ha declarado en repetidas ocasiones que es esencial que el titular de una marca registrada en un Estado miembro pueda controlar la primera comercialización de productos designados con esa marca en el EEE.
Sin dejar de reconocer la vigencia de estos principios, eBay sostiene que el titular de una marca registrada en un Estado miembro o de una marca comunitaria no puede esgrimir el derecho exclusivo conferido por tal marca cuando los productos designados por la misma y ofrecidos a la venta en un mercado electrónico se encuentren en un tercer Estado y no se destinen necesariamente al territorio cubierto por dicha marca. L’Oréal, el Gobierno del Reino Unido, los Gobiernos italiano, polaco y portugués y la Comisión Europea consideran, por el contrario, que las normas de la Directiva 89/104 y del Reglamento nº 40/94 se aplican cuando se pone de manifiesto que la oferta de venta del producto de marca que se encuentra en un tercer Estado está destinada a consumidores situados en el territorio cubierto por la marca.
Tal como observaron el Abogado General en el punto 127 de sus conclusiones y la Comisión en sus observaciones escritas, la efectividad de tales normas quedaría mermada si el uso, en una oferta de venta o en una publicidad en Internet destinada a consumidores situados en la Unión, de un signo idéntico o similar a una marca registrada en la Unión se sustrajera a la aplicación de dichas normas por el mero hecho de que el tercero que realizara esa oferta o esa publicidad esté establecido en un tercer Estado, el servidor del sitio de Internet que utiliza se encuentre en ese Estado o el producto objeto de tal oferta o publicidad se halle en un tercer Estado.
Es necesario, no obstante, precisar que la simple posibilidad de acceder a un sitio de Internet desde el territorio cubierto por la marca no basta para concluir que las ofertas de venta que en el mismo se presentan están destinadas a consumidores situados en ese territorio.
En consecuencia, corresponde a los órganos jurisdiccionales nacionales apreciar en cada caso si existen indicios relevantes que permitan concluir que una oferta de venta, presentada en un mercado electrónico al que se puede acceder desde el territorio cubierto por la marca, está destinada a consumidores situados en este territorio. En el supuesto de que la oferta de venta vaya acompañada de indicaciones acerca de las zonas geográficas a las que el vendedor está dispuesto a enviar el producto, tal tipo de indicación reviste una importancia particular a la hora de llevar a cabo tal apreciación.
En el litigio principal, resulta, a falta de pruebas en sentido contrario, que el portal con la dirección «www.ebay.co.uk» se dirige a consumidores que se encuentran en el territorio cubierto por las marcas nacionales y comunitarias invocadas, de forma que las ofertas de venta que se muestran en ese sitio y sobre las que versa el litigio principal están comprendidas en el ámbito de aplicación de las normas de la Unión en materia de protección de marcas.
Habida cuenta de las anteriores consideraciones, debe responderse que, en el caso de que productos situados en un tercer Estado, designados con una marca registrada en un Estado miembro de la Unión o con una marca comunitaria y no comercializados anteriormente en el EEE o, tratándose de una marca comunitaria, no comercializados anteriormente en la Unión, sean vendidos por un agente económico a través de un mercado electrónico y sin el consentimiento del titular de esta marca a un consumidor que se encuentra en el territorio cubierto por dicha marca o sean objeto de una oferta de venta o de un anuncio en tal mercado destinados a consumidores situados en dicho territorio, el titular de la marca puede oponerse a esa venta, a esa oferta de venta o ese anuncio en virtud de las normas establecidas en el artículo 5 de la Directiva 89/104 o en el artículo 9 del Reglamento nº 40/94. Corresponde a los órganos jurisdiccionales nacionales apreciar en cada caso si existen indicios relevantes que permitan concluir que una oferta de venta o una publicidad presentada en un mercado electrónico al que se puede acceder desde dicho territorio está destinada a consumidores situados en este territorio.
Sol Rebolledo
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