en Prop. Industrial e Intelectual

La cibervulneración del ius prohibendi del art. 31 de la Ley de Marcas.

Luis Bonillo Garrido, Licenciado en Derecho.

En realidad ya es por todos sabido que vivimos en una Nueva Era y en una Nueva Economía propiciadas ambas por las nuevas tecnologías. Pero también existen entre nosotros nuevas formas de delincuencia; delitos, faltas e ilícitos que el legislador debe tipificar y el jurista conocer.

Y en este mundo globalizado – y conectado – en que vivimos aparecen también, por tanto, nuevos atentados contra la propiedad, y en especial contra un tipo específico de propiedad: la propiedad industrial.

Habrán sido pocas las organizaciones empresariales de renombre que no hayan visto vulnerados sus derechos marcarios por un tercero que haya registrado su marca, su nombre comercial o cualquier otro de sus signos distintivos como nombre de dominio con la intención de comercializar productos similares a aquellos para los cuales se registraron prioritariamente estos signos o simplemente para aprovecharse del prestigio ajeno. Sin embargo, no existe aún una legislación ad hoc que proteja los derechos marcarios debidamente inscritos ni los intereses de los consumidores que en definitiva somos todos nosotros.

Es de destacar, sin embargo, la reciente aprobación de la Nueva Ley de Marcas que entrará en vigor en el verano de 2002 que nace con la firme y decidida vocación de poner fin a esta situación prohibiendo la concesión de nombres de dominio que coincidan con marcas y demás signos distintivos debidamente registrados por terceros. Es de elogiar esta novedosa extensión del ius prohibendi del titular registral.

La situación actual del sistema de concesión de nombres de dominio es la siguiente: es sabido que existen dos tipos de nombres de dominio en internet: a) dominios genéricos y b) dominios territoriales

a) En cuanto a los dominios genéricos (.com, .net y .org ; recientemente se han aprobado otros siete nuevos) rige un principio en virtud del cual el primero que lo solicita es el primero que tiene derecho al mismo (prior tempore potior iure) .Esto ha provocado que se hayan denunciado ya a nivel mundial varios miles de casos ante la OMPI en los que un tercero registra una marca registrada (o sin registrar pero notoria) de una empresa o el nombre de un artista famoso (marca de hecho) como nombre de dominio en virtud del principio prior tempore potior iure .

La recuperación de un dominio genérico ante la OMPI supone un coste para el demandante de aproximadamente quinientas mil pesetas y para el demandado supone tan solo el registro del dominio, que son cinco o diez mil pesetas.

b) En el caso de los dominios territoriales (“.es” para España) existe una O.M. (orden ministerial de 21 de marzo de 2000) que regula la asignación del “.es” no exenta de polémicas.

Esta orden permite que una empresa pueda registrar la marca de un tercero como nombre de dominio “.es” siempre que la denominación social de la empresa solicitante coincida con la denominación exacta del nombre de dominio solicitado. La intención, como es obvio, es que una empresa no se pueda aprovechar del prestigio de un tercero a no ser que éste tenga un interés legítimo en la obtención del nombre de dominio, pero con dicha orden se puede dar el siguiente caso de laboratorio: la empresa A tiene registrado el signo distintivo X pero no el dominio “X.es” , y la empresa B se registra con la denominación social “X .S.A o S.L.”, de forma que solicita y se le concede en virtud de la mencionada orden el nombre de dominio “X.es” a y continuación se dedica a comercializar el mismo tipo de productos que la empresa A con el consiguiente perjuicio e inducción a error del consumidor final y violación de derechos prioritarios de la empresa A. Es obvio que se podrían emprender acciones por competencia desleal y violación de derechos marcarios (ex LCD y LM) pero es innegable que la empresa B ha actuado de conformidad con la orden ministerial citada que regula la asignación del nombre de dominio “.es”. Habría que preguntarse si no es ésta una vulneración del principio de jerarquía normativa. Desde cuándo una O.M. puede permitir aquello que prohíben no una sino dos disposiciones con rango de ley.

Como medida correctora de esta situación se podría incluir entre los requisitos para conceder un nombre de dominio “.es” el obligado cumplimiento del principio de especialidad, de forma que no se concediera un dominio “.es” para comercializar productos o servicios del mismo tipo o clase del nomenclátor internacional que los comercializados por otra empresa o profesional bajo un signo distintivo idéntico o similar a dicho nombre de dominio “.es”.

Así las cosas, es de esperar que alguna vez consigamos remediar el viejo tópico de que la sociedad ha ido siempre por delante de las leyes.